Por Gustavo A.A. Sena* (Especial para Multitaskers)

La identidad de una empresa, su imagen y su “marca” son pilares esenciales para desarrollarse y diferenciarse de la competencia. La adecuada protección de una marca impone que sea registrada, con el fin de preservar y cuidar el patrimonio intelectual de su creador: un capital intangible, valioso y, a veces, incalculable.

Habitualmente, el mayor miedo o preocupación de los emprendedores o empresarios con respecto al cuidado y preservación de su marca, signo, creación o invención está relacionado a que otros se “copien” y usen signos confundibles con el propio. O que posibles imitaciones o falsificaciones puedan afectar el prestigio, reputación y éxito que ha adquirido su marca entre el público en general y el consumidor en particular. Justamente, para obtener la propiedad de la marca, darle su debida protección, evitar conflictos y contar con los derechos que su registro otorga, aportamos siete claves para un correcto registro de marca, con especial énfasis en el período de creación.

1. ¿Por qué registrar una marca? ¿Qué derechos otorga?

El trámite de registro de una marca no es breve y si llegara a enfrentar problemas se demora aún más. Si las objeciones son varias, suelen terminar en juicio y esto puede llevar un costo considerable ¿Por qué hacerlo entonces? Al igual que un automóvil o un departamento una marca es un bien registral. La propiedad de la misma y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Es atributivo de la propiedad, hace fe en principio, sobre quién es el titular de la marca y sobre su validez.

Del registro se derivan ventajas y derechos para el titular tales como: la duración de la marca es de 10 años y puede renovarse por períodos iguales y en forma indefinida; su protección es válida en todo el territorio nacional; puede utilizar el símbolo, el cual advierte a terceros que se trata de una marca registrada y desalienta su uso no autorizado; puede celebrar, entre otros, contratos de licencias (cobrando regalías), otorgar franquicias; usarla como garantía, celebrando contratos de prenda, fideicomiso; ejercer las acciones para impedir que otros la usen sin su autorización, entre muchas otras acciones y beneficios.

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La marca usada por su titular sin registro, en cambio, es más difícil de defender, lleva más tiempo y es más costoso. Su titular no tiene certeza sobre su propiedad ni sobre el alcance de la misma y no puede decir que “sin lugar a dudas” la marca en cuestión forma parte de su patrimonio. Por estas razones es necesario registrar la marca que se use o se vaya a usar para distinguir los productos comercializados o los servicios brindados por su titular. La elección del signo que se usará y protegerá dependerá de factores comerciales, de marketing y del público al que se dirigirá el producto o servicio, pero también de su factibilidad registral.

2. ¿Qué signos pueden registrarse?

En Argentina, cualquier signo que tenga capacidad distintiva puede registrarse como marca, salvo que su registro esté prohibido por la ley. Comúnmente se piensa que las marcas son solo las denominativas, (una o más palabras con o sin contenido conceptual, combinaciones de letras y/o números, monogramas); las figurativas (dibujos, emblemas, estampados, imágenes) o las mixtas, una mezcla de ambas. Pero es mucho más amplio que eso.

Así, pueden protegerse o registrarse: marcas tridimensionales, envases o el packaging de un producto e incluso su envoltorio. La forma de los productos -cuando no sea la necesaria o habitual, o determinada por su función. Las combinaciones de colores aplicados sobre los productos de cualquier tipo, incluso sobre fachadas o exteriores de edificios. También sobre sus envoltorios. Más aún, se pueden registrar marcas sonoras, táctiles y olfativas.

Las prohibiciones pasan por no poder registrarse las marcas idénticas o similares a otras, ya sea que estén registradas o en trámite; las marcas genéricas, descriptivas o engañosas o signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Las denominaciones de origen nacionales o extranjeras, entre otras. 

3. ¿Cómo identificar los productos y servicios a distinguir?

Las marcas pueden registrarse en 45 clases: 35 de productos y 10 de servicios del Nomenclador Marcario Internacional. Al solicitar el registro de una marca se debe especificar la clase que se quiere proteger, y si se pretende protección sobre todos los productos o servicios incluidos en la misma o solo sobre algunos de ellos. Varias de las clases tienen interrelación, ya sea por afinidad entre los productos, -bebidas y productos alimenticios- o porque los productos de diferentes clases se pueden comercializar en los mismos locales, ropa, carteras, perfumes, relojes, anteojos para sol, etc. También por la relación entre un producto –automóviles clase 12- y la reparación o service de los mismos, clase 37. O las confecciones y calzados, clase 25 y su venta clase 35.

Es clave identificar la clase que incluye los productos o servicios que específicamente se explotarán y aquellas que más íntimamente se relacionan con ésta y que pueden incluir productos y servicios que serán necesarios para una futura expansión de la marca.

4. ¿Qué es una marca de defensa?

El sistema argentino permite el registro de las llamadas “marcas de defensa”. Las marcas pueden registrarse en clases donde se incluyen productos o servicios sobre los que no se la usará, pero que pueden ser motivo de uso en forma directa o a través de licencias en el futuro. O simplemente se las cubre para evitar que un tercero use la misma marca o una similar. Forman parte del patrimonio del titular y valorizan el paquete marcario completando la marca principal.

5. ¿Qué es la factibilidad registral?

Es el estudio que se realiza en los registros del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) para ver si existe alguna marca similar a la que se desea registrar y que pueda impedir su registro. Hay datos estadísticos que indican que el trámite de alrededor de un 35% de las solicitudes de registro no se termina. Esto se debe principalmente a objeciones (oposiciones u objeciones legales) que surgen en el proceso de registro de marcas. Estas objeciones se originan básicamente cuando se presenta una marca similar (ya sea gráfica, fonética o ideológicamente) a otra ya registrada. O cuando se presenta una marca que es notoriamente famosa en el exterior, sin autorización de su titular y recibe una oposición del mismo

6. ¿Cómo se hace un plan de protección de marca?

Cuando el proyecto que el titular de la marca tiene para ella incluye productos y/o servicios de uso actual o futuro que abarcan distintas clases, se impone planificar el alcance de la protección y los tiempos en que se la intentará. Una pauta básica a seguir es que la marca debe poder registrarse para distinguir la actividad específicamente explotada o a explotar en el corto plazo.

Es vital cubrir los productos o servicios que más se vinculan con la marca principal. Si estos consisten en “confecciones y calzados” contemplar la posibilidad de usar o de evitar que otro use la marca en cuestión en productos tales como “anteojos para sol”, “bijouterie, relojes y joyas” o perfumes”; por ejemplo, que se relacionan con aquellos, pueden venderse en los mismos locales, pueden ser motivos de licencias a terceros y se incluyen en otras clases. Se debería intentar cubrir en el mismo momento que se solicita el registro de la marca en las clases de los productos principales, las clases donde se incluyen los productos adicionales.

7. ¿Cómo es el proceso administrativo?

El proceso administrativo dura de 12 a 14 meses, si la solicitud de registro no enfrentó oposiciones de terceros ni objeciones legales del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), en cuyo caso la duración se extiende. Desde el momento de la solicitud de registro, su titular cuenta con la posibilidad de oponerse a solicitudes posteriores confundibles (derechos de prioridad y de defensa). A los 6 meses se podrá saber si la solicitud enfrenta oposiciones de terceros y la entidad de las mismas. La búsqueda de antecedentes ya habrá dado una primera aproximación al tema. Pero no es definitiva en sus conclusiones.

* El autor es socio de Sena & Berton Moreno, especializado en propiedad industrial.